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Verletzergewinn und deren Berechnung im Markenrecht

Wird ein bestehendes Markenrecht verletzt, so hat der Rechteinhaber die Möglichkeit, von dem Verletzter Schadensersatz gemäß §§ 14 Abs. 6, 15 Abs. 5 MarkenG zu verlangen.

Grundsätzlich stehen dem Verletzten 3 Möglichkeiten zur Berechnung seines Schadens zur Verfügung.

Nach einer Methode kann der konkrete Schaden nach §§ 249 ff. BGB geltend gemacht werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Schaden in Höhe der angemessenen Lizenzgebühr – so genannte Lizenzanalogie gemäß § 14 Abs. 6 Satz 3 MarkenG zu berechnen. Die dritte Berechnungsmethode ist, als Schadensersatz gemäß § 16 Abs. 6 Satz 2 MarkenG den Gewinn zu verlangen, den der Verletzter mittels der Rechtsverletzung erzielt hat. In der Praxis wird dies als Herausgabe des Verletzergewinns bezeichnet.

Der Rechteinhaber kann unter diesen 3 Berechnungsmethoden die für sich günstigere auswählen und kann sogar noch im Laufe des Rechtsstreits (bis zum Ende der mündlichen Verhandlung) auf eine andere Berechnungsmethode ausweichen, wenn er feststellt, dass diese für ihn doch die günstigere ist.

Verletzergewinn als Schadenersatz

Diese Darstellung befasst sich mit dem Verletzergewinn als Schadensersatzanspruch. Die anderen 2 Methoden wurden der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Der Anspruch auf den Verletztergewinn stellt keinen Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens dar, sondern ist vielmehr eine Art billiger Ausgleich des Vermögensnachteils bzw. der Vermögenseinbußen, die dem Rechteinhaber durch die Rechtsverletzung entstanden sind.

Der Verletzergewinn ist dabei der Maßstab für die Berechnung der Schadenshöhe. Bei der Berechnung des Verletzergewinns sind 2 Fragen von großer Relevanz. Zum einen ist zu prüfen, welcher Gewinn auf die begangene Rechtsverletzung zurückzuführen ist und zum anderen, ob bestimmte Kosten z.B. produktionsbedingte Kosten von der Gewinnhöhe abzugsfähig sind.

Abzugsfähige Kosten

Bei den abzugsfähigen Kosten wird zwischen allgemeinen Gemeinkosten und den produktbezogenen spezifischen Kosten unterschieden.

Unter Gemeinkosten sind die Kosten zu verstehen, die dem erzeugten Produkt oder der erbrachten Leistung nicht unmittelbar zugerechnet werden können. Dazu gehören z.B. die allgemein anfallende Gehälter des Personals, Kosten für die Raummiete, Energiekosten usw. Dadurch, dass die Kostenpositionen für alle oder auch andere Produkte entstehen, können sie nicht dem einzelnen Gegenstand zugeordnet werden und sind daher nicht abzugsfähig.

Bei den spezifischen Produktkosten verhält es sich dagegen etwas anders. Das sind die Kosten, die ausschließlich durch die Herstellung / Produktion und/oder den Vertrieb des rechtsverletzendes Gegenstandes angefallen sind. Dazu gehören z.B. Entwicklungskosten, Materialkosten oder auch Fertigstellungskosten für das jeweilige Produkt.

In manchen Fällen kann eine genaue Abgrenzung zwischen den Kostenarten schwierig werden. Auch die Rechtsprechung hat sich mit der Problematik dieser Berechnungsmethode befasst und hat in einem Urteil des BGH vom 02.11.2000, Az. I ZR 246/98 (Gemeinkostenanteil) wurde entschieden:

„Die Entscheidung ist freilich auch auf andere Fälle, etwa aus dem Markenrecht, übertragbar. Der Bundesgerichtshof hat darauf hingewiesen, dass Gemeinkosten (z.B. Personalkosten) nur dann abgezogen werden dürfen, wenn sie der Produktion der schutzrechtsverletzenden Gegenstände ausschließlich und direkt zugerechnet werden können. Konkret bedeutet dies, dass Personalkosten, die dadurch entstanden sind, dass das Verletzerprodukt und weitere Produkte versandfertig gemacht wurden, den Gewinn nicht reduzieren. Wird allerdings allein für die Herstellung des Verletzerprodukts eine Firma gegründet und hierfür allein Personal angestellt, sind Abzüge möglich. Zugleich wiesen die Karlsruher Richter darauf hin, dass von der Gewinnhöhe keine weiteren Abzüge zulässig seien: Besondere eigene Vertriebsleistungen führen daher nicht zu Abzügen“.

Auch in einem weiteren früheren Urteil des BGH vom 21.09.2006, Az. I ZR 6/04 (Steckverbindergehäuse) heißt es unter anderem:

„Nach der Senatsrechtsprechung zum Geschmacksmusterrecht ist der Verletzergewinn grundsätzlich in der Weise zu ermitteln, dass vom Erlös lediglich die variablen (vom Beschäftigungsgrad abhängigen) Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände abzuziehen sind. Fixkosten sind nur abzuziehen, wenn sie ausnahmsweise den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden können, wobei die Darlegungs- und Beweislast beim Verletzer liegt“.

Wie den Ausführungen der Entscheidungen zu entnehmen ist, kann in Einzelfällen die Unterscheidung zwischen Kosten, die der Produktion und dem Vertrieb des Verletzungsgegenstands direkt zugerechnet werden können und den anderen Kosten schwer zu treffen sein und ist unter Umständen vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Gerade deshalb wird bei der Ermittlung des Verletzersgewinns häufig auf das Mittel der Schätzung im Sinne des § 287 ZPO zurück gegriffen. Auch hier kann eine genaue Unterscheidung hinsichtlich der Kosten schwierig werden (vgl. BGH, Urteil vom 06.10.2005, Az: I ZR 322/00 – Noblesse).

Im Ergebnis ist festzuhalten:

Die Grundlage für die Unterscheidung der abzugsfähigen und nicht abzugsfähigen Kosten ist, dass bei der Ermittlung des Schadensersatzes angenommen wird, dass der Verletzte einen Betrieb unterhält, der gleichwertige Produktions- und Vertriebsleistungen hätte leisten können, wie auch der Betrieb des Verletzers.

Wenn es sich um die Produktion des rechtsverletzenden Gegenstands handelt, sind demnach bei der Ermittlung des Verletzergewinns die Materialkosten, Energiekosten für diese Produktion sowie Kosten für das Verpackungsmaterial abzugsfähig, die ausschließlich auf das rechtsverletzende Produkt zurückzuführen sind.

Nicht vom Gewinn abzugsfähig sind hingegen alle Kosten (z.B. Verwaltungskosten, allgemeine Marketingkosten oder auch Gehälter der Geschäftsführer), die unabhängig von der Produktion und dem Vertrieb durch die Aufrechterhaltung des ganzen Betriebes entstanden sind, da diese Kosten auch beim Rechteinhaber angefallen wären und dem einzelnen Produkt nicht unmittelbar zugeordnet werden können.

Soweit Sie im Zusammenhang mit einem Rechtsfall, Fragen zu einer Markenrechtsverletzung haben, informieren wir Sie gerne vorab, unverbindlich telefonisch, in welcher Form, mit welchem Risiko und mit welchen Erfolgsaussichten in Ihrem Fall vorgegangen werden kann. Zu dem Zweck rufen Sie uns an oder senden uns eine kurze Sachverhaltsschilderung mit Ihren Kontaktdaten am besten über unser
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